La differenza principale riguarda l’estensione territoriale della tutela che si vuole dare al proprio marchio: con la registrazione nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) il marchio sarà tutelabile solo in Italia, con la registrazione presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office (EUIPO)) il marchio sarà tutelabile in tutti i paesi della UE compresa l’Italia, con il marchio internazionale registrabile presso la World Intellectual Property Organization – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – OMPI) si potranno scegliere a livello mondiale i paesi in cui tutelarlo. Condizione per la registrazione internazionale è che per il marchio sia già stata presentata una domanda nazionale o nell’Unione Europea.

A seconda della tipologia di registrazione ci sono notevoli variazioni di tasse di concessione.

Sistema di Madrid: deposito di domande di marchio internazionale

In vigore dall’aprile 1996, il Protocollo di Madrid  è stato sottoscritto da molti paesi di tutto il mondo, tra cui la maggior parte degli Stati europei, gli Stati Uniti, il Giappone, l’Australia, la Cina, la Russia, nonché, nell’ottobre 2004, l’Unione europea in quanto tale.
Il protocollo di Madrid dà ai titolari di marchi la possibilità di estendere la protezione degli stessi in molti paesi grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l’ufficio nazionale o regionale competente in materia di marchi.

Utilizzando il Sistema di Madrid della World Intellectual Property Organization – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – OMPI) si può depositare una domanda di marchio internazionale per garantire la protezione del marchio in tutti o in uno qualsiasi dei Paesi Membri dell’Unione di Madrid.

Le domande di marchio internazionale vengono depositate secondo i requisiti e le procedure stabilite dal Protocollo di Madrid . Le leggi nazionali di ciascun Paese Membro dell’Unione di Madrid designato del Sistema di Madrid determinano l’ambito di protezione della registrazione del marchio internazionale.

Si può richiedere la protezione internazionale del marchio se si è cittadino di, o si ha un domicilio o un’attività commerciale in, qualsiasi Paese membro del Sistema di Madrid.  L’Ufficio per la proprietà intellettuale( Intellectual Property (IP)) di quel Paese Membro dell’Unione di Madrid sarà l'”Ufficio di origine”, l’ufficio della parte contraente in cui si richiede o si registra il  marchio di base.

Nella domanda di marchio internazionale si possono selezionare i Paesi Membri dell’Unione di Madrid  in cui si desidera proteggere il marchio, oppure si può espandere l’ambito geografico della  registrazione internazionale nell’ambito del  Sistema di Madrid in un secondo momento.

Chi può presentare la domanda di Registrazione di un marchio

Come abbiamo visto la domanda di Registrazione di un marchio

•  in Italia può essere presentata, presso  l‘Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) da chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti etc, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliati in uno dei Paesi UE.
•  presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office (EUIPO)), con tutela dello stesso in tutti i paesi della Unione Europea, può essere presentata dalle persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno Stato membro, le persone giuridiche aventi la propria sede o una stabile organizzazione in uno Stato membro ed anche le persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza, il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (conosciuta come “Convenzione di Parigi”) o in uno degli Stati aderenti al World Trade Organization (Accordo che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)). Questo sistema di registrazione coesiste con il sistema di registrazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali secondo l’Accordo di Madrid;
• presso la World Intellectual Property Organization – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – OMP)si può richiedere la protezione internazionale del marchio se si è cittadino di, o si ha un domicilio o un’attività commerciale in, qualsiasi Paese membro del Sistema di Madrid.

Marchi e royalty corrisposte a società estere infragruppo in un’ottica di pianificazione fiscale

Lo sfruttamento dei beni immateriali (come marchi, brevetti, invenzioni industriali, etc) riveste una notevole importanza quando si entra nel campo della pianificazione fiscale.

Come abbiamo visto è possibile registrare i marchi aventi varie validità territoriali in moltissimi Paesi, ciò consente a gruppi multinazionali di poter effettuare una pianificazione fiscale che utilizzi un marchio per poter avvantaggiarsi delle asimmetrie tra diversi regimi fiscali.

Uno strumento di pianificazione fiscale all’interno di gruppi multinazionali è quello della corresponsioni,  da parte di una o più società di un gruppo, di royalty per lo sfruttamento di un marchio ad un’altra società del gruppo, situata in un Paese con una fiscalità più vantaggiosa.

Poniamo il caso  che, all’interno di un gruppo societario,  la società che ha registrato il marchio si trovi in Bulgaria, dove siamo in presenza di una fiscalità del 10%, e la società che sfrutta il marchio e corrisponde le royalty alla prima sia una società di capitali con sede in Italia,  dove abbiamo un IRES al 24% , saremo in presenza di un risparmio, all’interno del gruppo,  di imposte pari al 10% delle royalty corrisposte per lo sfruttamento del marchio.

La pianificazione fiscale è un insieme di comportamenti che possono essere adottati per ottimizzare il proprio carico tributario, un comportamento del contribuente che vuole sfruttare le proprie fonti di reddito per ridurre quanto più possibile il carico fiscale, nel rispetto della legge senza sfociare in una pianificazione fiscale aggressiva.

In tema di Fiscalità Internazionale si parla di  pianificazione fiscale aggressiva (Aggressive tax planning (ATP), espressione che è stata usata all’interno del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)), categoria concettuale del diritto tributario globale che consiste nello sfruttamento dei divari e delle discrepanze tra i sistemi fiscali dei diversi Stati, comportamenti dei contribuenti che seppur “leciti”, in realtà cercano di “aggirare” la normativa fiscale al fine di ridurre il carico tributario per  conseguire vantaggi d’imposta che gli Stati non avrebbero altrimenti inteso concedere, provocando l’erosione della base imponibile interna e il trasferimento degli utili ( (Base Erosion and Profit Shifting» ( BEPS). 

Ora occorre fare dei distinguo:

• Il termine evasione fiscale indica la violazione di specifiche norme fiscali da parte di un cittadino o azienda contribuente volte a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte di uno Stato;
• L’elusione fiscale è il comportamento messo in pratica dal contribuente che pone in essere un negozio giuridico o una concatenazione di atti giuridici di per sé leciti, al solo scopo di ridurre l’obbligazione tributaria.  A differenza dell’evasione fiscale, l’elusione non è perseguibile penalmente, ma può costituire un illecito amministrativo;
• L’abuso di diritto è un concetto che è sorto nel settore civilistico per poi subentrare nell’ambito tributario.
  Con la nozione di abuso di diritto, in ambito civilistico, si fa riferimento, anche grazie ad interpretazioni giurisprudenziali, ad un esercizio del diritto che seppur formalmente rispetta il quadro normativo crea un’ingiustificata sproporzione fra colui che è il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio che è imposto alla controparte.
  L’abuso del diritto in materia tributaria è un istituto di origine giurisprudenziale ed è generalmente individuato in quelle operazioni prive di spessore economico che l’impresa mette in atto con l’obiettivo principale di ottenere risparmi di imposta attraverso l’utilizzo distorto di schemi giuridici.

L’evasione fiscale, quindi,  può essere definita come un comportamento che mira ad occultare e a contrastare il prelievo fiscale, l’elusione fiscale rappresenta un vero e proprio abuso del diritto, ovvero la messa in pratica di comportamenti e azioni che hanno come obiettivo ultimo quello di raggirare le leggi a proprio vantaggio, mettendo in pratica comportamenti che indirettamente portano alla diminuzione del prelievo fiscale, comportamenti che possono costituire un illecito amministrativo e, quindi, portare all’irrogazione di sanzioni.

L’Art. 10-bis – Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale – introdotto nella Legge del 27/07/2000 n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente – dispone:

“1.Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.”

Nel caso dello sfruttamento di marchi e relative royalty corrisposte a società estere infragruppo in un’ottica di pianificazione fiscale occorre che:

• questo sia legato alla creazione di un nuovo prodotto o di un nuovo brand o ancora di un nuovo business;
• la registrazione del marchio deve avvenire da parte del soggetto che ne ha l’effettiva paternità e che ha effettivamente sostenuto i costi per la sua progettazione e creazione;
• non si registri un marchio già utilizzato sul mercato in special modo da parte della società che corrisponde le royalty  alla società titolare del marchio;
• vi sia il rispetto del principio di inerenza per la deduzione delle le royalty pagate alla società infragruppo concedente il marchio. La società che corrisponde le royalty per poter dedurre il costo aziendale deve essere in grado di dimostrare che quel costo è inerente all’attività svolta. Nello specifico il comma 5 dell’art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d’impresa) del Testo unico delle imposte sui redditi ( D.P.R. del 22/12/1986 n. 917) dispone che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito;
• vi sia una congruità dell’importo delle royalty corrisposte dalla società che ha in uso il marchio alla società titolare dello stesso. A questo proposito il comma 7 dell’art. 110 (Norme generali sulle valutazioni) del Testo unico delle imposte sui redditi ( D.P.R. del 22/12/1986 n. 917)  dispone che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito“;
• la società che ha in uso il marchio abbia una reale utilità dall’utilizzo del marchio attraverso un aumento di valore della merce venduta o un incremento delle vendite;
• vi sia, da parte della società titolare del marchio un’attività volta  a  sostenerne lo sviluppo, l’economicità e la diffusione del marchio sul mercato suffragata da relativi costi di sponsorizzazione. Un errore che si potrebbe commettere è quello di stipulare un contratto di licenza d’uso del marchio in cui i costi di pubblicità sono a carico della società infragruppo che lo sfrutta e che corrisponde le royalty.

La Circolare del 22/09/1980 n. 32 – Min. Finanze – Imposte Dirette ha evidenziato come l’adeguatezza del canone è strettamente
correlata al “vantaggio” che presumibilmente potrà essere conseguito dal licenziatario in conseguenza dello sfruttamento del diritto immateriale.

La Circolare del 22/09/1980 n. 32 – Min. Finanze – Imposte Dirette così si esprime :
“Va, poi, rilevato che, a causa delle difficoltà di valutazione, le
transazioni aventi per oggetto beni immateriali si prestano, talvolta, ad essere utilizzate come strumento di evasione fiscale.

Sarà, quindi, cura degli Uffici di accertare in presenza di una
licenziante estera, le modalità di acquisizione dell’invenzione
industriale, non ammettendo la deduzione di corrispettivi di sfruttamento erogati a società che non siano titolari del diritto immateriale. Gli uffici adopereranno, quindi, particolarmente attenzione sulla effettività delle somme destinate a soggetti localizzati in Paesi a bassa fiscalità.

In relazione alla difficoltà di enucleare criteri analitici di
determinazione del valore normale delle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali, considerata l’esigenza di certezza per il contribuente e la necessità di un rapido accertamento per l’Amministrazione, si ritiene opportuna la predeterminazione di “valori normali” da ritenere congrui, in linea di massima e fermo restando quanto detto sopra, alle seguenti condizioni:

a) canoni fino al 2% del fatturato potranno essere accettati
dall’Amministrazione quando;
I) la transazione risulta da un contratto redatto per iscritto ed
anteriore al pagamento del canone;
II) sia sufficientemente documentata l’utilizzazione e, quindi,
l’inerenza del costo sostenuto;

b) canoni oscillanti tra il 2 e il 5% potranno essere ritenuti congrui,
oltre che alle condizioni di cui al punto precedente, qualora;
I) i dati “tecnici giustifichino il tasso dichiarato (effettuazione di
ricerche e sperimentazioni, obsolescenza inferiore all’anno o meno,
vita tecnica, originalita’, risultati ottenuti, ecc.);
II) il tasso dichiarato sia giustificata dai dati “giuridici”, emergenti
dal contratto (diritto di esclusiva, diritto di concedere
sub-licenze, diritto di sfruttamento delle scoperte o sviluppi del
bene immateriale, ecc.);
III) sia comprovata l’effettiva utilita’ conseguita dal licenziatario;

c) canoni superiori al 5% del fatturato potranno essere riconosciuti solo in casi eccezionali giustificano dall’alto livello tecnologico del settore economico in questione o da altre circostanze;

d) canoni di qualunque ammontare corrisposti a società residenti in Paesi a bassa fiscalità potranno essere ammessi in detrazione e riconosciuti congrui solo alle condizioni più onerose previste al punto c).”

Da evidenziare come la Circolare del 22/09/1980 n. 32 – Min. Finanze – Imposte Dirette, a causa delle difficoltà di valutazione, le
transazioni aventi per oggetto beni immateriali si prestano, talvolta, ad essere utilizzate come strumento di evasione fiscale.

Quindi, in questo caso, l’amministrazione parla di evasione fiscale e non di elusione fiscale, il che potrebbe portare a diversi aspetti sul piano sanzionatorio,

Alle Royalies è dedicato l’art. 12 del  Modello di Convenzione OCSE contro la doppia imposizione

Articolo 12

ROYALTY

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e di proprietà effettiva di un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura ricevuti come corrispettivo per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi , disegno o modello, progetto, formula o processo segreto, o per informazioni concernenti esperienze industriali, commerciali o scientifiche.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed i diritti o i beni per il quale vengono pagate le royalties sia effettivamente connesso a tale stabile organizzazione. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l’importo importo che sarebbe stato convenuto tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, le disposizioni del presente articolo si applicano solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo le leggi di ciascuno Stato contraente, nel rispetto delle leggi dell’altro Stato contraente.
disposizioni della presente Convenzione.